Quando e come è legittimo riprodurre e vendere pezzi di ricambio per autovetture identici ai modelli originali registrati

Proprietà industriale

La deroga al diritto di esclusiva sul design industriale registrato prevista dalla cd “clausola di riparazione” vale per i cerchioni delle auto? Se sì, in quali circostanze?

La CGUE, con sentenza del 20 dicembre 2017, si è pronunciata su una questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell’art.110 (cd. clausola di riparazione) del Regolamento comunitario n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari in un caso (C-397/2016 e C-435/2016 cause riunite) di presunta contraffazione, a carico di una Srl, di pezzi di ricambio di autovetture (nello specifico cerchioni in lega) registrati come modelli comunitari da una nota casa automobilistica.

I fatti

La Srl produceva e commercializzava online pezzi di ricambio non originali destinati alla riparazione di autovetture, nello specifico cerchioni in lega, i cui modelli erano registrati come disegni e modelli comunitari da una nota casa automobilistica, precisando espressamente che si trattava di componenti non originali. La casa automobilistica proponeva ricorso davanti al Tribunale di Milano per contraffazione dei suoi modelli registrati. Il giudice accoglieva il ricorso, ma la Srl interponeva appello avverso tale decisione di accoglimento, affermando che la sua attività fosse lecita in virtù della deroga prevista dalla clausola di riparazione di cui all’art. 110 del Regolamento n. 6. La Corte d’appello meneghina, rilevando pronunce contrastanti della giurisprudenza italiana e di quella straniera in merito alla cosiddetta clausola di riparazione, sospendeva il procedimento e apriva davanti alla CGUE una questione pregiudiziale tesa ad ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Nella sostanza, i giudici milanesi chiedevano alla CGUE, se un produttore di pezzi di ricambio possa far valere la clausola di riparazione, di cui all’art. 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, su componenti come i cerchioni in lega, ovvero su pezzi di ricambio dei quali il cliente finale possa scegliere di modificare colore e dimensioni rispetto ai pezzi di ricambio originali, oppure, diversamente, se l’eccezione della clausola di riparazione, che consente in via straordinaria di limitare i diritti di esclusiva sui modelli/disegni comunitari esistenti in capo al titolare che abbia provveduto alla loro registrazione, sia limitata alla sola riproduzione di quelle componenti che debbono necessariamente essere riprodotte in maniera identica e immutabile sul prodotto complesso (nello specifico l’autovettura), in quanto la forma della componente è determinata in maniera vincolata dall’aspetto esteriore del prodotto complesso cui essa afferisce e se tale clausola operi in favore del venditore unicamente qualora lo stesso assicuri nel concreto che il suo prodotto può essere acquistato soltanto per scopi di riparazione e per consentire di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso, e non anche per altre finalità, quali il miglioramento delle dotazioni o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato.

La sentenza

I giudici dell’UE, per chiarire la questione, sono partiti da un’interpretazione letterale dell’art. 110 del Regolamento n. 6/2002 e dalla sua genesi storica, in base alle quali hanno precisato che nel tenore letterale della disposizione manca di fatto una limitazione alle componenti la cui forma è imposta dalla forma del prodotto complesso, in base ad una vera e propria scelta operata durante l’iter legislativo.

Pertanto, da ciò si deduce che la clausola di riparazione, in via generale, possa essere applicata anche ai cerchioni in lega, sebbene si tratti di componenti che a scelta del consumatore finale possono essere personalizzate; tuttavia, nonostante la deroga possa operare anche per pezzi di ricambio da personalizzare, ciò che stabilisce, in tali situazioni, se un’operazione di riparazione sia legittima o meno, è il fine. Spiegano, infatti, i giudici europei che deve escludersi dalla clausola cosiddetta «di riparazione», comunque qualsiasi utilizzazione di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, ad esempio, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso, poiché l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esige, ai fini dell’applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione», che la riparazione del prodotto complesso sia effettuata «al fine di ripristinarne l’aspetto originario»; deve pertanto escludersi qualsiasi utilizzazione di una componente che non abbia come scopo quello di ripristinare l’aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercato. L’eccezione della clausola di riparazione dunque non opera nello specifico quando la componente di ricambio non corrisponde, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria, ovvero quando l’aspetto del prodotto complesso sia stato modificato dopo la sua immissione sul mercato.

Stando a quanto chiarito dalla Corte Europea, non si violano i diritti del titolare del disegno/modello comunitario (operando l’eccezione della clausola di riparazione) esclusivamente alla condizione che il pezzo di ricambio (sebbene per sua natura possa essere soggetto a modifiche estetiche) abbia un aspetto identico, dal punto di vista visivo, a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso al momento della sua immissione sul mercato. I produttori e venditori di tali pezzi di ricambio hanno peraltro, dicono i giudici, un obbligo di diligenza verso i consumatori finali, in particolare, incombe loro, anzitutto, informare l’utilizzatore finale a valle, mediante un’indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita, da un lato, del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e, dall’altro, del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Secondo poi incombe loro di provvedere, tramite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.  Infine, il fabbricante o il venditore suddetti devono astenersi dal vendere una siffatta componente qualora sappiano ovvero, abbiano ragionevoli motivi di sapere che tale componente non verrà utilizzata per soli fini di riparazione allo scopo di riportare il prodotto complesso alle condizioni identiche in cui si trovava quando è stato immesso sul mercato.

 

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Avvocato Spedicato IP ICT Privacy

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