Perchè il marchio Spinning è valido e non volgarizzato

rinnovo marchio registrato

Per dichiarare la decadenza per volgarizzazione di un marchio dell’UE si deve considerare anche la percezione dei clienti professionali quando questi costituiscono un target rilevante nell’acquisto dei prodotti che il marchio identifica. Così si è recentemente pronunciato il Tribunale dell’Unione Europea in relazione alla decadenza del marchio “Spinning” dichiarata dall’EUIPO.

Per il Tribunale europeo il marchio denominativo “Spinning” registrato a livello dell’Unione Europea dalla società americana titolare dello stesso per designare “videocassette e DVD”, «attrezzatura per esercizi fisici» e servizi di «allenamento» è valido. Va pertanto annullata la decisione dell’EUIPO che ne aveva dichiarato la decadenza per intervenuta volgarizzazione, ma limitatamente all’attrezzatura per esercizi fisici e servizi di allenamento, il marchio deve invece dichiararsi decaduto per non uso in relazione a videocassette e DVD.

Vediamo perché secondo il Tribunale europeo, la società americana può ancora detenere i diritti di esclusiva su tale segno limitatamente all’attrezzatura sportiva e ai servizi di allenamento.

I fatti

Nel 2012, una società di diritto ceco, aveva presentato dinanzi all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), una domanda per ottenere la declaratoria di decadenza dei diritti del titolare del marchio Spinning ai sensi di quanto stabilito dall’art. articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001), in quanto per tale segno sarebbe intercorsa la volgarizzazione, poichè esso sarebbe utilizzato come denominazione abituale dei prodotti «attrezzatura per esercizi fisici» e dei servizi di «allenamento» di cui trattasi, mentre non sarebbe stato usato per il settore delle videocassette e DVD.

In base all’art. 51 oggi art. 58 del regolamento sul marchio dell’UE, se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio diventa una denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato, il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, lo stesso accade se il titolare del marchio registrato non fa uso del segno e tale inattività si protrae per 5 anni.

Quando il marchio perde il suo carattere distintivo per volgarizzazione, ovvero perché il segno è diventato un segno di uso comune in una parte dell’Unione Europea eventualmente in uno Stato membro, secondo la giurisprudenza consolidata, tale constatazione deve estendersi all’intera Unione e ciò implica necessariamente che esso non è più idoneo a produrre gli effetti previsti dal regolamento sul marchio dell’UE. Pertanto, è sufficiente che la trasformazione di un simile marchio in una denominazione abituale sia accertata anche in un solo Stato membro, affinché la decadenza del diritto del suo titolare sia pronunciata per l’intera Unione.

Ad ogni modo secondo quanto chiarito dai giudici dell’UE nella loro odierna decisione, se l’azienda titolare del marchio opera anche in relazione al settore professionale, la valutazione in merito al marchio diventato denominazione abituale deve essere effettuata, non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – in relazione alla percezione dei professionisti, come i venditori, nonostante, in generale, la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali abbia un ruolo determinante su tale valutazione, sebbene, generalmente, in una situazione caratterizzata dalla perdita del carattere distintivo del marchio interessato dal punto di vista degli utilizzatori finali, tale perdita può comportare la decadenza dei diritti conferiti al titolare del marchio di cui trattasi. Infatti, il fatto che i soli venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’azienda titolare cui esso fa capo non può, di per sé, scartare la suddetta decadenza.

Tuttavia, nel caso di specie, i verificatori dell’EUIPO hanno preso in considerazione solo la percezione dei consumatori finali, tralasciando i venditori e dunque il mercato btob, quando invece nel suo ricorso, la società titolare del marchio aveva sostenuto e provato che la maggioranza delle sue biciclette da camera erano vendute nel 95% dei casi a operatori professionali di centri fitness, palestre e centri di riabilitazione e che gli utilizzatori finali acquistavano raramente le sue biciclette da camera a causa del loro elevato prezzo d’acquisto.

Secondo i giudici europei dunque la pronuncia di decadenza dell’EUIPO è stata emessa senza tenere conto del ruolo centrale assunto dagli operatori professionali sul mercato dell’attrezzatura per esercizi fisici e dei servizi di allenamento e conseguentemente tale decisione è erronea.

Considerato pertanto che tali operatori professionali, esercitano un’influenza determinante nella scelta, da parte degli utilizzatori finali, dei servizi di «allenamento», la loro percezione in merito all’origine del segno deve essere senz’altro presa in considerazione.

I giudici europei nella loro pronuncia giungono così a due conclusioni:

  1. quando è dimostrato che un marchio dell’Unione ha perso ogni carattere distintivo in una parte limitata del territorio dell’Unione, eventualmente in un solo Stato membro, tale constatazione implica necessariamente che esso non è più idoneo, nell’intera Unione, a produrre gli effetti previsti dal regolamento sul marchio dell’Unione. È sufficiente che il marchio sia divenuto la denominazione abituale dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato anche in un solo Stato membro, affinché la decadenza del diritto del suo titolare sia pronunciata per l’intera Unione.
  2. se è provato che il pubblico di riferimento dei prodotti contrassegnati con il segno in questione sia costituito nella maggioranza dei casi da clienti professionali, la loro percezione in merito all’origine del segno deve essere analizzata.

Nel caso specifico, il Tribunale dunque ha annullato la decisione dell’EUIPO, in quanto l’Ufficio europeo ha inesattamente ritenuto che il pubblico di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione della causa di decadenza fosse composto solo dagli utilizzatori finali dell’«attrezzatura per esercizi fisici», escludendo i clienti professionali. Considerando che ad acquistare le biciclette da camera, molto più degli utilizzatori finali, siano gli operatori professionali di centri fitness, palestre e centri di riabilitazione i quali, nell’ambito della fornitura di servizi di «allenamento» mettono i suddetti prodotti a disposizione dei propri clienti per permettere a questi ultimi di praticare tale sport in gruppo e che riconoscono l’origine dei prodotti nella società titolare del segno, la loro opinione in seno allo stesso va necessariamente considerata.

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione dell’EUIPO per quanto riguarda i prodotti «attrezzatura per esercizi fisici» e i servizi «allenamento».

 

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Avvocato Spedicato IP ICT Privacy

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