Usare come ditta un termine simile al marchio di un’altra impresa significa poterlo usare anche come marchio?

marchio denominativo

La Cassazione (Cass. n. 9968/2017) si è recentemente espressa in un caso di confondibilità tra due marchi, in cui una Srl chiedeva che venisse annullata la decisione dei giudici di merito e convalidato il suo marchio, ritenendo che tale marchio non violasse alcun diritto di privativa della SpA che l’aveva citata in giudizio per contraffazione e concorrenza sleale.

Sostanzialmente, la Srl aveva impiegato come denominazione sociale e successivamente inserito nel suo marchio grafico e denominativo, un termine simile al marchio della Spa e per questo era stata condannata dai giudici meneghini. Aveva quindi promosso ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, ritenendo che la Spa non avesse mai, pur essendone a conoscenza, contestato l’uso del termine come denominazione sociale e quindi ne avesse accettato implicitamente anche l’uso come marchio. Pertanto, in tal caso doveva essere applicato l’istituto della convalidazione del marchio, di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà industriale), secondo cui:

il titolare di un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso,  salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.

Tuttavia, la Cassazione nella sua decisione ha chiarito che, anche se è ammesso che un’impresa possa utilizzare come nome della sua ditta (o denominazione sociale) una parola già usata da altra impresa come marchio, non altrettanto può dirsi dell’impiego dello stesso termine o di un termine confondibile come marchio per identificare l’impresa o un suo prodotto/servizio (Cass. 22350 del 2015).

Infatti, se un’impresa tollera che un termine identico o simile al suo marchio venga usato come ditta o denominazione sociale da altra impresa con essa concorrente, questo non significa che essa ammetta anche che quest’ultima faccia un utilizzo della medesima (o simile) parola come marchio d’impresa. Non opera, in tali circostanze l’istituto della convalidazione.

Pertanto, se tale termine viene impiegato come marchio d’impresa e non solo come ditta o denominazione sociale dalla seconda impresa, per esso non può ritenersi convalidata la funzione di marchio. Né vale ad ammettere tale convalidazione, il fatto che la prima impresa abbia avuto contezza dell’esistenza della ditta, in quanto, ciò non dimostra che essa fosse a conoscenza e avesse accettato passivamente anche l’impiego di tale termine come marchio, essendo tale motivazione meramente generica, considerando peraltro, che, secondo recenti pronunce della stessa Cassazione, l’istituto della convalidazione non può applicarsi (al riguardo, Cass. N. 26498 del 2013) ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto.

 

Autore Avvocato Spedicato IP ICT Privacy

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy