La CGUE si pronuncia sull’utilizzo del termine GLEN per whisky di origine non scozzese e chiarisce la portata della tutela delle indicazioni geografiche

indicazioni geografiche

La normativa europea sulle indicazioni geografiche pone restrizioni molto forti sulla vendita o produzione di determinati beni che corrispondono a determinate zone europee. Prodotti come lo Scotch whisky, ma anche il prosciutto di Parma, il Parmigiano, lo Champagne, il Primitivo di Manduria, con un’indicazione geografica protetta, possono essere indicati come tali solo se vengono realizzati secondo regole severe (i disciplinari tecnici) e all’interno di determinate aree. I giudici della Corte di Giustizia Europea a proposito di tale tematica si sono pronunciati (C-44/2017 sentenza del 7 giugno 2018) recentemente sull’interpretazione dell’art. 16 del regolamento n. 110/2008 che disciplina l’etichettatura e l’indicazione di origine delle bevande cosiddette spiritose.

La questione era stata presentata davanti alla Corte da parte dei giudici tedeschi nell’ambito di un caso in cui l’Associazione per la protezione del whisky scozzese, titolare dell’indicazione geografica protetta registrata Scotch whisky, aveva adito i giudici a causa dell’indebito utilizzo del termine GLEN affiancato dal termine Buchenbach nel confezionamento e nell’etichettatura di un whisky prodotto in Germania da una distilleria situata a Berglen, nella valle di Buchenbach e venduto online. Secondo l’associazione, nonostante in etichetta venissero riportate altre indicazioni che chiarivano trattarsi di whisky tedesco, l’uso del termine «Glen» poteva spingere i consumatori a stabilire un collegamento errato tra il whisky prodotto in Germania e l’indicazione geografica registrata riferita al solo whisky scozzese, pertanto, indurli in errore in merito all’origine del whisky in questione.

L’articolo 16 del regolamento n. 110/2008, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche», prevede quanto segue: «(…) Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III sono protette da:

  1.  qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata;
  2. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, (…) “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili
  3. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;
  4. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

I giudici tedeschi hanno quindi chiesto alla CGUE come doveva interpretarsi tale articolo, nello specifico, cosa debba intendersi per impiego indiretto, qual è il criterio per accertare l’evocazione di cui alla lettera b e se indicazioni di contorno tese a chiarire l’effettiva origine della bevanda siano sufficienti ad evitare la falsa o ingannevole indicazione della provenienza.

Nella sua sentenza, la Corte afferma, in primo luogo, che, dalla lettera, dal contesto e dalla finalità del regolamento, risulta che, per accertare l’esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un’indicazione geografica registrata, occorre che l’elemento controverso (nel caso di specie il termine GLEN) sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo. Non basta che l’elemento controverso possa suscitare, nella mente del consumatore di riferimento, una qualunque associazione con l’indicazione o con la relativa zona geografica. A tal proposito, dicono i giudici europei, il giudice nazionale dovrà considerare se la denominazione controversa incorpori anche parzialmente l’indicazione geografica protetta, se sussiste una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con l’indicazione, o ancora una somiglianza concettuale tra la denominazione e l’indicazione.

Si dovrà poi valutare l’evocazione; a tal proposito, il criterio per accertare che sussista un’«evocazione» dell’indicazione geografica protetta, che spetta sempre al giudice nazionale verificare, è   quello   di   valutare   se   un consumatore europeo   medio, normalmente   informato   e   ragionevolmente   attento   e avveduto, in presenza del termine specifico sia portato a riportare alla mente il prodotto cui l’indicazione registrata si riferisce. “Di conseguenza, è possibile che si possa trovare una “evocazione” anche in assenza di una identità o somiglianza”. Stante quando chiarito dalla Corte, tornando al caso di specie, per determinare la sussistenza di una «evocazione» vietata dal diritto dell’Unione, il giudice nazionale dovrà accertare se, in presenza di un prodotto simile recante la denominazione «Glen», al consumatore venga direttamente in mente l’indicazione geografica registrata «Scotch Whisky».

La valutazione va operata senza considerare il contesto in cui l’elemento controverso si inserisce, quindi senza che si prenda in considerazione il fatto che in etichetta o nel packaging siano utilizzate informazioni che precisano la vera origine del prodotto. In questo senso va interpretato il concetto di evocazione. La CGUE ha affermato che i tribunali nazionali, nel valutare l’evocazione, devono anche tener conto del criterio della “prossimità concettuale” tra termini che originano da lingue diverse. Questo perché la prossimità “può anche innescare un’immagine nella mente del consumatore che è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta, quando si confronta con un prodotto simile che porta il nome contestato”. Secondo la CGUE, è poi irrilevante che il marchio contestato coincida con il nome dell’impresa e / o del luogo in cui il prodotto è fabbricato.

Infine, in terzo luogo, la Corte dichiara che, per accertare l’esistenza di una «indicazione falsa o ingannevole», vietata dal regolamento, non occorre tener conto del contesto nel quale l’elemento controverso è utilizzato, quindi anche se vengono utilizzate informazioni di contorno che precisano la vera origine del prodotto, se l’utilizzo in etichetta o nel confezionamento del termine contestato rimanda la mente del consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto al prodotto la cui indicazione geografica è protetta, siamo comunque nell’ambito di una violazione del regolamento.

Ad ogni modo, la decisione chiarisce che l’inserimento di informazioni aggiuntive sulla vera origine di un prodotto non sempre protegge dalla violazione delle norme sull’indicazione geografica, questa decisione di certo renderà più difficile ai potenziali trasgressori trarre vantaggio dall’indicatore di origine, tuttavia si potrà andare esenti da responsabilità se le altre informazioni nel packaging o nell’etichettatura saranno fornite nel modo corretto, evitando che la mente del consumatore possa rievocare un collegamento con l’indicazione geografica protetta quando di fatto esso non c’è.

Concludendo, non è sufficiente inserire in etichetta o sul confezionamento mere informazioni aggiuntive per non violare la normativa sulle indicazioni di origine registrate, tutto dipende dal modo in cui tali informazioni verranno percepite dal consumatore, occorre dunque fare molta attenzione al sistema in cui tali indicazioni vengono elaborate e abbinate.

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Avvocato Spedicato IP ICT Privacy

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