E’ valido un marchio costituito da parole d’uso comune?

marchio denominativo

Premettiamo che non si possono registrare parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, che abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto/servizio cui si riferiscono, in quanto prive di capacità distintiva che costituisce uno dei requisiti necessari per procedere alla registrazione di un segno come marchio d’impresa. L’art. 13, comma 1, lett. b) del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005) esclude infatti il carattere distintivo dei segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio”.

Nel divieto di cui all’art. 13 comma 1 lett. b sono ricomprese anche tutte quelle parole o espressioni impiegate anche per esaltare in genere tutti i prodotti o servizi ai quali vengano riferite, dando rilievo alle migliori caratteristiche (ad es., fine, super, extra), al target cui si rivolgono (ad. es., deluxe, elite, top) o al pregio che conferiscono a chi li sceglie (ad. es., royal, prestige, etc.) e questo perchè si tratta di aggettivi ampiamente impiegati nell’uso comune per decantare davanti al consumatore medio le qualità di qualsiasi prodotto o servizio a cui vengano associate: si tratta di parole o espressioni che non sono caratterizzate da una specifica forza creativa o originalità né costituiscono espressione di “speciale inventiva o immaginazione” (Cass. n. 30490/2017).

Ciò però non significa che non è possibile registrare parole del linguaggio comune, dopo averle trasformate o anche una combinazione di due o più termini, l’importante è che tale modifica o combinazione dia al segno forza caratterizzante. Un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, salva nell’ambito del generale divieto dell’uso di termini del linguaggio comune come marchio, l’ipotesi in cui gli stessi non presentino alcuna aderenza concettuale con il prodotto che identificano, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscervi carattere originale ed efficacia individualizzante (cfr. Cass., Sez. 1, 9/10/1992, n. 11017; 30/01/1985, n. 573; 11/05/1982, n. 2929).

Comunque, anche la mera combinazione di due o più termini o la lieve modifica di un vocabolo con l’aggiunta di un suffisso, di un prefisso o l’elisione della parte finale, possono essere registrati come marchio, sebbene si tratti comunque di marchi che restano deboli; ciò significa che, salvo il caso in cui tali termini non abbiano alcuna aderenza o affinità concettuale con i prodotti/servizi che contraddistinguono e siano dotati di un proprio carattere di originalità, il titolare di tali marchi non può impedire che altri utilizzino forme leggermente diverse di questi segni come marchi d’impresa.

Tutto questo significa che se un marchio utilizza termini d’uso comune associati assieme o anche solo la radice di un termine che viene poi modificata ad esempio con l’aggiunta di suffissi o di un prefisso o di un aggettivo o avverbio superlativo, si tratta comunque di marchi deboli, i cui titolari non possono opporsi, ritenendoli imitativi, alla registrazione di altri marchi simili che utilizzino gli stessi termini d’uso comune con leggere variazioni e ciò anche indipendentemente dalla affinità concettuale con i prodotti che contraddistinguono. Questo è anche quello che ha precisato la Corte di Cassazione in una recente sentenza (15927/2018), conformandosi al costante orientamento giurisprudenziale nel decidere in un caso in cui un’impresa che aveva registrato un termine di uso comune, variandolo leggermente, si era opposta alla registrazione di un marchio che si avvicinava ad esso.

In tale occasione, la Corte ha inoltre chiarito che se il termine del linguaggio comune leggermente modificato per renderlo lievemente creativo o una variazione dello stesso (ma ciò vale anche nel caso di combinazione di due o più termini) utilizzato e registrato come marchio viene nuovamente modificato da un’altra impresa e inserito in un marchio complesso, quindi in una combinazione di elementi verbali e grafici, ipotizzando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile, il fatto che il termine sia stato inserito in una rappresentazione più articolata, non può comportare contraffazione se l’inserimento comporti una modifica sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva del primo, derivante appunto dall’adozione di una parola o un’espressione priva di forza caratterizzante: mentre infatti per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267; 26/06/ 2007, n. 14787).

Ad ogni modo, il titolare del marchio che viene diffidato dall’impiego o dalla registrazione di un marchio costituito da termini di uso comune combinati insieme o da variazioni del termine che si presume contraffattorio di uno simile già registrato, tenendo presente che si tratta di marchio debole, dovrà effettuare le proprie valutazioni anche di natura economica. Ciò significa chiedersi: nella mia specifica situazione, mi è più utile affrontare un giudizio in tribunale per proteggere un marchio che comunque resta un marchio debole o investire in un nuovo marchio dotato di carattere individualizzante?

Se il diffidato si trova in una fase iniziale della propria attività e/o non ha ancora investito in pubblicità e magari ha utilizzato il segno solo come insegna locale o su una fan page di un social, invece di sostenere le spese di un giudizio può decidere di investire nello sviluppo di nuovo marchio veramente originale e, dopo aver effettuato le giuste ricerche di anteriorità procedere alla sua successiva registrazione, magari anche a livello dell’Unione Europea. Diverso naturalmente è il caso in cui un soggetto ha già investito molto per promuovere quel marchio che è già affermato nel contesto del proprio pubblico di riferimento; ebbene, in tali circostanze di certo sarà conveniente giocare la carta del giudizio per trovare la giusta difesa dei propri diritti.

 

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Avvocato Spedicato IP ICT Privacy

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