Uso indebito di marchio altrui su Internet. Quando può essere responsabile il sito che si occupa di pubblicazione degli annunci?

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Siti web di pubblicazione di annunci pubblicitari e inserzionisti.

Attenzione alla doverosa cancellazione degli annunci quando cessano i rapporti dell’inserzionista con i titolari del marchio!

 

L’inserzionista può essere ritenuto responsabile per uso indebito di marchio altrui, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2008/95/CE, quando gli annunci promozionali in cui esso compare in affiancamento ad un marchio di cui era licenziatario, restano sulla rete Internet, anche dopo la conclusione dei rapporti commerciali con la titolare del marchio, nonostante le sue vane richieste di cancellazione degli annunci avanzate nei confronti del gestore del sito che prestava il servizio di pubblicazione ?

 

L’interessante questione giuridica è stata portata davanti alla CGUE, dai giudici ungheresi per un caso che ha visto contrapporsi la filiale ungherese del produttore tedesco di automobili proprietario del marchio figurativo Mercedes – Benz e un’officina autorizzata, specializzata nella vendita e riparazione di prodotti dello stesso marchio.

Quando i rapporti tra le due aziende erano oramai cessati, continuavano a circolare sulla rete Internet, annunci pubblicitari che descrivevano l’azienda di riparazioni ancora quale partner del noto marchio di autoveicoli. Durante il processo davanti ai giudici ungheresi, l’officina adduceva prove, relative alle sue vane richieste di cancellazione avanzate nei confronti dei gestori dei siti di annunci pubblicitari che ospitavano appunto i banner che la descrivevano ancora come licenziataria ufficiale del marchio Mercedes – Benz.

Alla luce dei fatti, la CGUE è stata chiamata ad interpretare la nozione di “uso del marchio” contenuta nell’art. 5 della direttiva 89/104/CEE abrogata dalla direttiva 2008/95/CE, il cui articolo 5[1] stesso è rimasto invariato rispetto alla vecchia formulazione.

In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, il titolare del marchio di impresa ha diritto di vietare a un terzo, salvo che non abbia espresso il proprio consenso, di usare un segno identico a detto marchio di impresa, quando tale uso avviene nel commercio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato e questa condotta nuoce o può nuocere alle funzioni del marchio, tra le quali, non solo la funzione principale del marchio, ovvero indicare ai consumatori la corretta provenienza del prodotto o del servizio, ma anche le altre sue funzioni, quali, nello specifico, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (L’Oréal e a., C‑487/07; Google France e Google, da C‑236/08 a C‑238/08, nonché Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09).

Qualora, invece, i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono usati non sono identici, ma solo simili, si applica la disposizione prevista dall’ art. 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, secondo cui il titolare del marchio può vietare un tale uso del segno solamente se vi sia un rischio di confusione nella mente del consumatore tale che danneggi o possa danneggiare la funzione di indicazione di origine (v., in particolare, sentenza Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10).

La CGUE, in diverse pronunce, ha appurato che l’uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, effettuato, al fine di comunicare al pubblico che detto terzo è un soggetto qualificato a compiere riparazioni o manutenzione di prodotti recanti quel marchio costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, che può essere vietato dal titolare del marchio, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 6 di tale direttiva, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l’articolo 7 di detta direttiva, relativo all’esaurimento del diritto concesso da quest’ultimo (v. sentenza BMW, C‑63/97).

Quando un’impresa impiega nella pubblicità, anche sulla rete internet, il marchio altrui, sulla base di accordi commerciali, commissionando a un sito web che vende spazi pubblicitari, di ospitare un annuncio pubblicitario per promuovere le proprie attività commerciali relative a prodotti e servizi che l’impresa offre ai propri clienti, si qualifica come inserzionista che fa un “uso” del marchio “nel commercio”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95; un utilizzo che peraltro è chiaramente previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/95.

Posto ciò, si fa un uso indebito del marchio altrui, quando il suddetto uso avviene senza il consenso del titolare del marchio d’impresa ed è idoneo a compromettere la funzione di indicazione di origine del marchio, in considerazione del fatto che l’annuncio suggerisce l’esistenza di un rapporto economico, di fatto non esistente, tra l’inserzionista e il titolare.

Tuttavia, se la licenziataria del marchio (ovvero, l’inserzionista), a seguito della risoluzione del contratto con la titolare del marchio stesso si adopera, anche se vanamente, a far cancellare gli annunci pubblicitari che la descrivono ancora quale partner della titolare del marchio, nonostante sia pacifico che la responsabilità relativa alla pubblicazione di un annuncio che richiama un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore del sito agisce in qualità di prestatore di servizio, non si possono attribuire a tale inserzionista atti o omissioni del prestatore che, intenzionalmente o per negligenza, non tenga conto delle istruzioni espressamente fornite dall’ inserzionista tese ad scongiurare tale uso del marchio.

Pertanto, qualora il titolare del sito web, prestatore del servizio di pubblicazione degli annunci non accolga la richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o eliminare l’espressione del marchio che vi compare, la pubblicazione dell’espressione sul sito Internet di ricerca che richiama il marchio altrui, affiancando l’azienda dell’inserzionista al marchio medesimo, non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista.

Per quanto riguarda, invece le pubblicazioni di annunci su altri siti che presentano elenchi di aziende, all’insaputa e senza il consenso dell’inserzionista, ai quali l’inserzionista dunque non aveva commissionato alcun servizio di pubblicazione, considerando che è in uso sulla rete la pratica che consiste nel ripubblicare contenuti o annunci pubblicati su altri siti Internet, come la pratica del web scraping (di cui abbiamo parlato qui e qui), non possono essere accollati ad un inserzionista comportamenti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di tali gestori di siti Internet di ricerca con cui l’inserzionista non intrattiene alcun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto dell’ inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio.

Anche perché spiegano i giudici comunitari, la nozione di uso di cui all’ 5, paragrafo 1, implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Se tale atto è effettuato da un operatore indipendente, senza il consenso dell’inserzionista o addirittura contro l’espressa volontà di quest’ultimo, l’inserzionista non può essere ritenuto responsabile di un utilizzo indebito del marchio altrui, ai sensi del suddetto articolo. Pertanto, solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto.

Il titolare del marchio, ad ogni modo, può agire per richiedere all’inserzionista la restituzione del vantaggio economico ottenuto con la pubblicazione dell’annuncio, in base alle norme nazionali e procedere nei confronti dei gestori dei siti Internet di ricerca in questione.

LA MASSIMA UFFICIALE DELLA CGUE:

L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.

Sentenza del 3 Marzo 2016, C-179/2015

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[1] «1.      Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
  1. a)      un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
  2. b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.
  3. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
  4. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:
  5. a)      di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
  6. b)      di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
  7. c)      di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
  8. d)      di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. (…)».

 

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy