Tutela del marchio e registrazione del nome a dominio in malafede

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Cybersquatting. Una pratica ancora in uso. L’ultima decisione del WIPO.

1. Quando si configura la malafede nella registrazione di un nome a dominio?

2. Nell’ambito della registrazione dei nomi a dominio vige il principio “first come first served”, in buona sostanza: se il dominio e’ libero, posso registrarlo. Ma, e’ legittimo registrare un nome a dominio simile ad un marchio famoso?

3. Costituisce un vantaggio per l’impresa monitorare la rete internet per impedire violazioni ai propri diritti di privativa industriale?

 

Al fine di rispondere alle domande precedenti, è possibile soffermarsi su un recente caso di cybersquatting, nella sua forma del typosquatting, trattato dal centro Arbitrato e Mediazione del WIPO (World Intellectual Property Organization) nell’ambito delle procedure sulle controversie relative ai nomi a dominio[1].

La pratica del cybersquatting consiste generalmente nel registrare nomi a dominio, riconducibili a marchi o nomi noti con l’intento di rivenderli a chi potrebbe averne diritto o di ricavare comunque dei vantaggi economici da tale registrazione. Il typesquatting (da squat = occupare abusivamente e typo = errore di battitura) è una tipologia di cybersquatting, basata sulla registrazione di nomi a dominio simili a marchi o nomi noti che si differenziano dagli stessi per poche lettere o anche per una sola lettera, in sostanza la parola simile al marchio originale si differenzia dallo stesso solo perché sfrutta gli errori che l’utente può commettere, nel digitare alcune parole sulla tastiera. Questo permette di dirottare l’utente su altri siti, diversi da quello che egli stava in realtà cercando.
La decisione, emessa dal WIPO lo scorso 29 settembre, è relativa al nome a dominio “marlboro-m.com” registrato a Gennaio da un cittadino statunitense (del Wisconsin).

La Philip Morris, titolare del marchio del tabacco Marlboro, è intervenuta sul caso pochi mesi dopo l’avvenuta registrazione, essendone venuta a conoscenza, grazie agli interventi di monitoraggio sul web compiuti dallo studio legale cui si era affidata, avviando immediatamente una procedura di trasferimento del nome a dominio davanti al centro di Mediazione e Arbitrato del Wipo.
Il convenuto, che non ha presentato una risposta formale all’accusa, ha inviato una comunicazione via e-mail, in cui affermava che nella registrazione di quel nome a dominio non esisteva malafede, né tanto meno la volontà di rivendere a terzi o alla stessa Philip Morris il dome a dominio, bensì solo l’intenzione di avviare un’attività, che in alcun caso poteva essere associata alla Philip Morris o al marchio Marlboro. Ad ogni modo, il ricorrente nella sua lettera, scrive che era disposto a lasciare il nome a dominio alla Philip Morris sin dal momento in cui il loro studio legale lo aveva contattato, ma che l’azienda del Tabacco ha preferito comunque avviare la procedura davanti al Wipo.

Il centro Arbitrato del Wipo, nella sua decisione, afferma che “Il nome a dominio contestato inizia con e contiene nella sua totalità il noto marchio del Ricorrente, un punto che il convenuto ammette sostanzialmente. L’aggiunta di “-m” per il marchio del Ricorrente nel nome a dominio contestato fa poco o nulla per dissipare la somiglianza e la confusione con tale marchio e può essere considerato come una forma di “typosquatting” “.

La confondibilità tra il nome a dominio registrato e il noto marchio Marlboro è palese e, nonostante il convenuto assicuri di non aver agito in malafede, egli “non ha alcun diritto legittimo sul termine “Marlboro” né su qualsiasi variazione di esso e non è mai stata data alcuna licenza o diritto ad utilizzare i marchi della Ricorrente”. Peraltro, continuano gli arbitri, il convenuto, nella sua comunicazione informale non nega la consapevolezza che su quel nome esistessero già dei diritti di esclusiva in capo al denunciante, né indica chiaramente per quale scopo il nome a dominio fosse stato registrato,  “L’affermazione inspiegabile che il Resistente non ha intenzione di vendere i prodotti del tabacco, anche se fosse vera, non dimostra la buona fede da parte del convenuto. (…). E’ ben noto che l’uso di un altro marchio per attirare utenti Internet a scopo di lucro è un uso in malafede e questo può essere vero, anche se i prodotti venduti o offerti non sono in concorrenza con quelli del Ricorrente. (…). L’uso del nome a dominio contestato per attirare gli utenti a tale sito è un uso fatto in malafede”.

La malafede può esistere anche quando il dominio contestato si trova in modalità di “domain parking” , ovvero, quando ad esso non è collegato alcun sito web[2].

Nel caso di specie, il nome a dominio contestato è stato utilizzato per fini economici. In esso compaiono, infatti, una serie di differenti beni e servizi, tra cui anche un servizio di vendita di nomi di dominio: il gestore del sito web guadagna attraverso la pratica del “pay per click”(in sintesi, si guadagna in base al numero di click che gli utenti fanno per raggiungere quel sito web dal motore di ricerca e a partire dal sito web per andare verso siti terzi, quando il proprio sito web ospita i relativi link o banner pubblicitari), il tutto utilizzando un nome a dominio molto simile ad un noto marchio e pertanto con esso confondibile, al fine di attirare maggiormente gli utenti verso un sito web che di fatto non ha alcun collegamento con il marchio originale.

Pertanto, concludono gli arbitri, l’utilizzo del nome a dominio “marlboro-m.com” è stato prodotto in malafede per attirare gli utenti verso il corrispondente sito web, utilizzando un nome a dominio confondibile con un marchio noto e sfruttando indebitamente e per scopo di lucro lo stesso marchio noto, su cui la Philip Morris ha un diritto di privativa industriale. Tale pratica soddisfa, per tali motivi, tutti i requisiti richiesti dall’art. 4 della Policy per la risoluzione di controversie sui nomi a dominio uniformi – UDRP- dell’ICANN e quindi, il nome a dominio deve essere trasferito alla ricorrente.

Il monitoraggio periodico della rete internet, affidato a persone competenti e ad esperti, in relazione alla registrazione di nomi a dominio identici, ma con un TLD differente o simili ad un marchio, è una procedura fondamentale per quelle aziende che vogliono tutelare i propri marchi, sia istituzionali che di prodotto. Un controllo continuo della rete è necessario per prendere coscienza di attività illecite, che spesso l’imprenditore ignora, perché occupato in altri affari. Attività illecite, che si insinuano, a volte celandosi nella fitta rete del web e che possono configurare pur sempre ipotesi di concorrenza sleale (che si verifica con azioni tipo il cosiddetto domain grabbing), contraffazione, agganciamento parassitario, ecc, che se perpetrate a lungo, perché non note all’impresa o perchè tollerate, possono creare un notevole danno economico e d’immagine, vanificando cospicui investimenti.
[1] Si tratta di un procedimento di natura amministrativa cui sono tenuti a sottoporsi coloro che intendono richiedere la riassegnazione o la cancellazione di un nome a dominio. Resta salvo il diritto di presentare la controversia al tribunale competente.
[2]  Peraltro, il domain parking può anche essere usato per conseguire un vantaggio economico, sfruttando degli annunci pubblicitari o dei link ad altri siti web che vengono visualizzati al passaggio del visitatore. Altrimenti, può essere utile per preparare il pubblico all’effettivo lancio del sito web, questo accade quando nella pagina viene visualizzata la frase “Under Construction” o un messaggio del tipo “Coming Soon”, cui seguirà  la pubblicazione dell’effettivo sito web.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy