EFFETTUIAMO ANALISI  D’IDENTITA’ E SOMIGLIANZA

RICERCHE DI ANTERIORITA’ E SCREENING DI MARCHI E NOMI A DOMINIO

 

ricerche di anteriorita marchi impresa loghiLa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in diverse pronuncie ha stabilito che, in relazione alla valutazione sulla somiglianza tra segni distintivi, è necessario effettuare una valutazione complessiva di diversi elementi di cui il segno si compone, quali quelli fonetici, visivi e concettuali, rilevando l’impressione globale che un marchio puo’ dare al pubblico e facendo attenzione in particolare agli elementi distintivi, originali predominanti. Sono state impartite sempre dalla giurisprudenza anche istruzioni utili per  stabilire le affinità tra prodotti e/o servizi e per individuare e riconoscere i rischi di confusione tra marchi.

Valutazioni queste di fondamentale importanza, in particolare quando è necessario rilevare la presenza di marchi identici e/o simili a quello che si intende utilizzare o registrare.

Per limitare i rischi di incorrere in azioni legali o prevenire il dissolversi degli investimenti fatti e delle spese sostenute per la realizzazione e la comunicazione del proprio logo, effettuiamo uno screening sui marchi anteriori esistenti e registrati. 

In questa pagina abbiamo realizzato una breve guida sulle ricerche di anteriorita’ per meglio comprendere di cosa si tratta e perche’ per un’impresa, e’ fondamentale effettuarle, prima di procedere alla effettiva procedura di registrazione di un marchio. Le relative ricerche di anteriorita’ possono avere ad oggetto solo la parte grafica del logo, solo quella denominativa – verbale – ovvero, il naming, oppure un marchio complesso (parte verbale e grafica).

Uno screening di anteriorità puo’ riguardare anche i nomi a dominio.

COSA SONO LE RICERCHE DI ANTERIORITA'

Si tratta di ricerche che permettono di trovare e analizzare i marchi esistenti già registrati. Si svolgono generalmente prima di procedere alla registrazione di un marchio, anche se consigliamo di utilizzarle ancor prima, ovvero quando l’impresa decide di effettuare gli investimenti per la realizzazione e per la comunicazione del marchio stesso ed ha già un’idea di come esso sarà costituito.

 

Se si ha intenzione di realizzare un nuovo marchio, anche denominativo, per identificare la propria azienda o i propri prodotti o se già se ne possiede uno e si ha interesse ad esempio ad estendere la propria attività in altri settori o all’estero, tali ricerche saranno particolarmente vantaggiose per evitare di vanificare gli investimenti e le spese sostenute per la realizzazione del logo scelto e per le connesse attività di promozione del brand. Una corretta ricerca di anteriorità, infatti, permette di evidenziare l’esistenza di marchi identici e/o simili al proprio, evitando eventuali dispute da parte di terzi, opposizioni alla registrazione o all’utilizzo del marchio scelto.

PERCHE' SONO FONDAMENTALI

Le ricerche di anteriorità,  sono fondamentali, in particolare per un’impresa che ha una visione di crescita ed espansione nel futuro. Può accadere che un’impresa scelga un concept, un tipo di grafica, una specifica combinazione di colori, un nome per identificare la propria attività o una linea di prodotti, effettui degli investimenti per la realizzazione di quel logo e della sua comunicazione e, quando decida di registrare quel marchio o anche di estendere la propria attività online mediante un sito web o all’estero, si accorga che esiste un logo uguale o simile al proprio e che questo è stato già registrato o che il nome a dominio scelto è già di proprietà di altri.

Si comprende bene che, in tali circostanze, tutti gli investimenti, anche quelli effettuati per promuovere il proprio marchio, vengono così vanificati, o magari, nella peggiore delle ipotesi ci si trovi davanti ad un’opposizione alla registrazione, oppure, continuando ad operare con quel logo, senza richiederne la registrazione, si debba affrontare anche una causa per contraffazione o agganciamento parassitario. Pertanto, prima di investire, se si ha già un’idea di base certa sul segno o sul nome identificativo relativo alla propria impresa o ai propri prodotti, risulta importantissimo uno screening sull’esistenza di marchi identici o simili. Considerando che un marchio che gode di fama è protetto anche se non registrato. Ricerche ad ampio raggio possono riguardare anche ditte, nomi a dominio e denominazioni sociali.

COME SI SUDDIVIDONO

1. TIPOLOGIA DELLA RICERCA

Esistono ricerche di anteriorita’ che individuano marchi identici e ricerche di anteriorità che individuano marchi simili. In relazione alle ricerche di identità, si tenga presente che a volte possono essere identici marchi che, per i non addetti ai lavori, non lo sono e viceversa.
Le ricerche per similitudine vengono effettuate sulla base di diversi criteri di tipo fonetico, concettuale, visivo, considerando anche eventuali traduzioni in altre lingue per i marchi denominativi o la simbologia di una grafica in altre culture.

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

Possono riguardare il territorio nazionale (es. il solo Stato Italiano), ma possono anche avere un’estensione a livello comunitario o internazionale, quest’ultima in relazione agli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo e/o il Protocollo di Madrid. Vengono svolte su database nazionali (relativi ai singoli Stati), comunitari e internazionali.

3. CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI

Le ricerche di anteriorità sono realizzate sulla base del settore di appartenenza dell’impresa ed eventualmente su altri settori di interesse per l’impresa, in base alla Classificazione dei prodotti e servizi di Nizza. In riferimento a tali classi identificative, la ricerca permette la verifica dell’esistenza di marchi identici o simili registrati per quei settori specifici. La scelta delle classi da esaminare è svolta in accordo con le scelte strategiche dell’impresa cliente.

4. TIPOLOGIA DI MARCHIO

La ricerca può essere effettuata solo sulla grafica, solo sulla parte verbale del marchio o anche su entrambe complessivamente considerate o disgiuntamente. Particolarmente utili sono quelle sulla parte verbale, denominativa, anche in riferimento al web per verificare l’esistenza di un SLD (second level domain) identico o simile a quello scelto prima della registrazione di un nome a dominio.

VANTAGGI DEL PARERE TECNICO GIURIDICO DI REGISTRABILITA'

La ricerca di anteriorità termina con un report in cui vengono evidenziate eventuali ricorrenze identiche e/o simili, essa non conferisce garanzie assolute, eliminando totalmente i rischi legali, ma riduce la possibilità di incorrere in tali rischi. Il solo report, anche se chiarisce le idee sulla possibilità di procedere o meno alla registrazione o all’uso del marchio, spesso non è sufficiente, è basilare che esso venga decodificato e interpretato da professionisti che conoscono bene la normativa e la giurisprudenza in materia di marchi e che magari siano esperti in comunicazione e marketing.

Mediante il parere tecnico giuridico si analizzano le ricorrenze di marchi identici e/o simili, valutando la confondibilità tra due marchi, analizzando correttamente assonanze concettuali, fonetiche e visive, suggerendo la strada migliore da seguire. Un parere è anche utile per accertare che non esistano altri impedimenti alla registrazione o all’uso e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge per procedere alla registrazione del marchio.

Oltre alla corretta interpretazione dei risultati ottenuti dalle ricerche, il parere facilita l’impresa nella decisione in merito alle strategie di deposito, in relazione alla procedura di registrazione, valutando se è bene modificare il logo, senza stravolgere il messaggio che si vuole conferire allo stesso, valutando la possibilità di registrare marchi e/o domain name di supporto, esaminando il vantaggio di registrare anche la denominazione a parte, se si tratta di marchi complessi, o consigliando in quali territori o classi di supporto registrare.

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