Registrare correttamente un marchio di colore. I chiarimenti della CGUE su descrizione e rappresentazione grafica

By 20 dicembre 2017Marchi, News
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause riunite T‑101/15 e T‑102/15) si è recentemente pronunciata su un caso di nullità relativa alla registrazione di due marchi di colore. In relazione a tale decisione, ha chiarito le modalità in cui un marchio di colore deve essere registrato per essere valido. Nel caso di specie, i marchi controversi erano due, costituiti ciascuno dalla combinazione di due colori differenti dei quali l’impresa titolare aveva fornito una rappresentazione grafica riproducente semplicemente l’accostamento per cui era richiesta la registrazione e una descrizione in cui scriveva: «La percentuale dei due colori è circa 50%-50%», per poi chiarire, in sede di richiesta di puntualizzazioni avanzata dall’esaminatore, che «I due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».

I marchi venivano così registrati e pubblicati sul Bollettino ufficiale dei marchi comunitari, tuttavia, da lì a poco, un’altra società avrebbe depositato una domanda per ottenerne la dichiarazione di nullità, ritenendo non soddisfatti i requisiti di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (recentemente sostituito dal Regolamento (UE) n. 2015/2424 entrato in vigore il 1 ottobre 2017), in quanto, la rappresentazione grafica era carente delle condizioni fissate dalla giurisprudenza, secondo cui essa deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva e deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante; inoltre, la formulazione della descrizione che accompagnava la domanda di registrazione di ciascuno dei marchi controversi autorizzava numerose combinazioni diverse delle proporzioni di «circa» 50%-50% dei due colori e quindi consentiva di posizionare i marchi in modi differenti sui prodotti; pertanto, secondo la società ricorrente per la nullità, i marchi non rispondevano alla loro funzione di indicatori di origine. Secondo poi, il termine «giustapposti» poteva essere inteso nel senso di «aventi un margine comune» o come «posti fianco a fianco» oppure «trattati congiuntamente per creare un effetto di contrasto»; pertanto, le descrizioni apparivano incomplete, poco chiare e imprecise. La Commissione ricorso accolse la domanda di nullità, dichiarando nulli i marchi.

La registrante a quel punto richiedeva l’intervento della CGUE, la quale, chiamata a decidere sulla questione, con la pronuncia di cui si discorre, ha chiarito innanzitutto che secondo la giurisprudenza della CGUE, per costituire un marchio dell’Unione, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 207/2009, colori o combinazioni di colori devono rispondere a tre requisiti:

  1. devono costituire un segno e questo per impedire che il diritto dei marchi sia usato al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale;
  2. tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
  3. il segno medesimo dev’essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02).

LO SCOPO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare. Per quanto riguarda i marchi di colore in quanto tali, secondo la giurisprudenza della Corte, un campione di un colore non costituisce, di per sé, una rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009.

LO SCOPO DELLA DESCRIZIONE

La descrizione verbale di un colore, laddove formata da parole composte da caratteri, costituisce una rappresentazione grafica del colore medesimo, a condizione di rispondere ai 3 requisiti innanzi indicati. La descrizione viene in soccorso quando la rappresentazione grafica è carente, ovvero quando non consente di definire con esattezza l’oggetto della tutela, la descrizione verbale deve permettere di comprendere la disposizione sistematica che associa i colori in modo costante e predeterminato.

Per quanto riguarda poi i marchi consistenti in una combinazione di due o più colori in quanto tali, la Corte ha precisato che, al fine di soddisfare i requisiti indicati, una rappresentazione grafica di due o più colori designati in modo astratto e senza contorno deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante. La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili», non presentano i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Infatti, tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio.

Al fine di determinare in modo esatto l’oggetto della tutela conferita da un marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di colori in quanto tali, questi ultimi devono quindi essere raffigurati secondo una disposizione o uno schema specifico, che associa i colori in modo predeterminato e costante, e ciò allo scopo di evitare numerose combinazioni diverse di essi che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare la specifica combinazione per cui si richiede la registrazione (C‑49/02).

Ciò risulta conforme:

  1. alla funzione di indicazione di origine del marchio, essendo percettibile e riconoscibile dai consumatori quando è apposto sui prodotti, tenuto conto dal fatto che i colori sono normalmente una semplice proprietà delle cose e sono utilizzati generalmente per il loro potere attrattivo o decorativo, senza veicolare un qualsivoglia significato;
  2. al requisito di certezza del diritto, nel senso che essa consente alle autorità competenti nonché agli operatori economici di conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni costitutivi di un marchio e i diritti dei terzi, e infine, all’esigenza di evitare di restringere indebitamente la disponibilità dei colori nelle prassi commerciali, creando monopoli in favore di una sola impresa.

In relazione al caso di specie, la Corte ha ritenuto pertanto che i marchi controversi, per come rappresentati e descritti, potevano autorizzare più combinazioni diverse dei due colori e neppure le descrizioni fornite consentivano ulteriori precisazioni in relazione alla disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante, in modo da vietare più combinazioni diverse di tali colori. I due colori infatti, così come descritti, avrebbero potuto avere una posizione diversa nello spazio di tali colori presenti nelle stesse proporzioni sui prodotti, autorizzando una pluralità di riproduzioni, che non sono predeterminate in anticipo né costanti, situazione questa che con la decisione di cui alla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, la CGUE mira invece ad evitare, in quanto incompatibile con gli obiettivi del regolamento sul marchio dell’UE, ovvero garantire la funzione del marchio e la possibilità per i consumatori di percepire, di riconoscere e di memorizzare un marchio. Da qui, nel caso di specie, il mancato rispetto della regola che impone che la rappresentazione grafica, com’è stata depositata e com’è visibile («ciò che si vede»), sia l’unica ad essere oggetto della tutela conferita dai marchi controversi («ciò che si ha»).  Il titolare del marchio ai fini del rispetto della regola suddetta deve infatti depositare una rappresentazione grafica del marchio, che corrisponda proprio all’oggetto della tutela che intende ottenere, gli è invece vietato depositare una rappresentazione grafica volendo nel contempo ottenere una tutela più ampia di quella conferita da detta rappresentazione o che non corrisponda ad essa, in contraddizione diretta con la regola «ciò che si vede è ciò che si ha».

IL MARCHIO DI COLORE GODE DI UNA TUTELA PIU’ AMPIA RISPETTO A QUELLO FIGURATIVO

La Corte inoltre ritiene a bene vedere che anche se la rappresentazione e la descrizione della disposizione precisa dei colori contribuiscano ad avvicinare un marchio di colore in quanto tale a un marchio figurativo, l’oggetto della tutela conferita da queste due categorie di marchi resta distinto: il marchio di colore in quanto tale infatti può essere apposto, senza contorni, su tutta la superficie dei prodotti da esso designati, indipendentemente dalla loro forma o dal loro confezionamento, ciò che non accade per i marchi figurativi, ragion per cui un’impresa conserverà sempre un interesse particolare a registrare un marchio di colore, considerando che quest’ultimo gode di una tutela più ampia rispetto a quella conferita da un marchio figurativo. Ad ogni modo, la natura astratta di questa tipologia di marchio e la limitata capacità dei colori di veicolare un qualsivoglia significato preciso e quindi di indicare l’origine commerciale di un prodotto o di un servizio, richiedono che l’oggetto della tutela conferita dal marchio di colore sia definito con un adeguato grado di precisione. I marchi di colore, in quanto tale, si differenziano così da altri tipi di marchi che sono, per natura, più precisi e possono maggiormente veicolare un significato. La necessità di definire con maggiore precisione l’oggetto della tutela conferita dai marchi di colore rispetto a quanto richiesto per le altre tipologie di marchio, non costituisce una violazione del principio di uguaglianza dato il particolare carattere del marchio di colore.

Dalla natura di un marchio consistente in una combinazione di colori in quanto tali, senza contorni o forma, deriva che, affinché l’oggetto preciso della sua tutela sia chiaro e percettibile dai consumatori e dagli operatori economici e  perchè esso possa svolgere la sua funzione fondamentale di indicazione di origine, per evitare vantaggi concorrenziali sproporzionati, la sua rappresentazione grafica o la descrizione che l’accompagnano devono mostrare le sfumature precise dei colori di cui trattasi, le proporzioni nonché la loro disposizione nello spazio. Tale grado di precisione è richiesto a causa della natura intrinsecamente meno precisa dei marchi di colore in quanto tale e che li differenzia dagli altri tipi di marchi. Pertanto, specifiche precisazioni richieste in fase di registrazione di un marchio di colore rispetto alle altre tipologie di marchio è giustificato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte.

 

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Annalisa Spedicato

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