Posso registrare come marchio termini che esortano all’acquisto o che descrivono il valore commerciale del prodotto/servizio?

registrare parole come marchi d'impresa

Termini come “super”, “top”, “il migliore”, “extra”, “ineguagliabile”, “mega” ecc, generalmente sono impiegati negli slogan pubblicitari, come esortazioni all’acquisto o anche per denotare la qualità dei prodotti/servizi cui vengono riferiti.

Ma questi termini possono anche essere oggetto di registrazione come marchi d’impresa denominativi?

Secondo un orientamento costante della giurisprudenza comunitaria, la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che vengono utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi contraddistinti da tale marchio, non è esclusa a priori in virtù di tale impiego.

Ad ogni modo, si deve ricordare che, in base all’art. 7 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento n. 207/2009 (e per la relativa normativa italiana il corrispondente art. 13 comma 1, lett. a) c.p.i.), l’assenza del carattere distintivo in un segno, che si vuole registrare come marchio d’impresa, costituisce impedimento assoluto alla registrazione, nel senso che un segno, privo di carattere distintivo, non consente al consumatore di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio cui esso si riferisce (ovvero l’impresa da cui proviene), Tuttavia, un segno denominativo (ovvero un termine) che viene generalmente usato come slogan pubblicitario e svolga funzioni diverse da quelle di marchio inteso in senso classico, resta distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n 207 / 2009, solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi per consentire al pubblico interessato di distinguere inequivocabilmente i prodotti o il proprietario del marchio da un’altra origine commerciale [sentenza del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts / UAMI (BEST BUY), T-122/01, Racc, Ue: T: 2003 183, punto 21, e TAME IT, punto 9, UE T: 2009: 328, punto 15].

Perché si parli di difetto di carattere distintivo, secondo la CGUE, è sufficiente che il contenuto semantico del segno denominativo di cui si richiede la registrazione rimandi a prima vista ad una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale, piuttosto che ad un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione: se, quindi, il segno denominativo evoca informazioni promozionali o pubblicitarie o denota qualità del prodotto/servizio e il pubblico di riferimento percepisce il segno solo in questo senso, esso non può essere registrato come marchio d’impresa, perché privo del carattere distintivo richiesto ai fini della registrazione. Ricordando pur sempre che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, in relazione alla percezione che di esso ha il pubblico di riferimento, composto dal consumatore medio di detti prodotti o servizi (causa 29 Aprile 2004, Henkel / UAMI C-456/01).

Seguendo queste indicazioni il 30 Settembre 2015 (caso: T‑385/14) si è pronunciato il Tribunale dell’UE (prima sezione), respingendo la richiesta di registrazione di marchio presentata dalla Volkswagen AG in relazione al segno denominativo “ultimate” (il massimo, l’estremo).

Il termine suddetto, sottolineano i giudici europei, confermando quanto già decretato dalla Commissione di ricorso, identifica un messaggio promozionale, riferendosi ad un elogio o un attributo qualitativo che descrive l’eccellenza di un prodotto ed è spesso impiegato in tal senso nella pubblicità. Pertanto, i consumatori percepiscono il termine in relazione alla qualità di “eccellenza” del prodotto e non lo leggono come indicazione dell’origine commerciale dello stesso, pertanto il segno risulta essere privo di carattere distintivo .

 

Concludendo, non è del tutto impossibile registrare come marchio d’impresa termini quali “super”, “top” , “extra”, “ultimate” e simili, occorre però dimostrare che, tali segni possono essere percepiti prima facie dal consumatore medio, oltre che come una formula promozionale, anche come indicatori dell’origine commerciale dei prodotti / servizi, solo in questo modo, essi mantengono il proprio carattere distintivo, necessario per poter essere registrati come marchi d’impresa.

 

 

 

 

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy