Marchi tridimensionali. Quando e’ ammesso registrare la forma del prodotto come marchio d’impresa?

By 29 novembre 2014Marchi, News
registrazione come marchio della forma del prodotto

Nuova pronuncia del Tribunale UE sui marchi di forma. Il caso del “cubo di Rubik”.

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E’ l’art. 4 del Regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario, oggi sostituito dallo stesso art. 4 del Regolamento CE n. 207/2009, a fissare le caratteristiche dei segni suscettibili di diventare marchi d’impresa[1].

Esso recita testualmente:

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Pertanto, quando un segno può essere riprodotto graficamente, possiede i caratteri di novità e capacità distintiva e permette al consumatore di riconoscere e distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra, tale segno può essere oggetto di registrazione, anche quando si tratta di “forma del prodotto”, ovvero anche quando questo segno non è solo un disegno bidimensionale, ma può assumere il carattere della tridimensionalità.

Un altro articolo dello stesso Regolamento CE, l’art. 7, comprende quelli che sono intitolati “Impedimenti assoluti alla registrazione” , questo articolo al par. (1), lett. (e), il cui contenuto specifico è confluito nel nostro Codice della Proprietà Industriale all’art. 9, statuisce che

sono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente:

  1. i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
  2. ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  3. iii) dalla forma che da’ un valore sostanziale al prodotto”.

Questo significa che se e’ legittimo registrare un marchio di forma, questa forma non deve pero’ essere connaturata alla natura stessa del prodotto o essere quell’elemento funzionale indispensabile al prodotto per conseguire un risultato di tipo tecnico o ancora costituire l’elemento “forma”, il principale elemento estetico per cui il segno viene in se’ valutato dal pubblico.

Questa scelta di porre limiti alla registrazione della forma come marchio d’impresa è stata fatta dal legislatore principalmente per escludere che si costruiscano monopoli, a tempo indeterminato, in particolare su soluzioni tecniche ed estetiche.

Fatte queste dovute premesse, è possibile passare ai fatti di causa relativi alla registrabilità, come marchio di forma del cubo di Rubik, per poi analizzare in che modo il Tribunale dell’Unione, anche sulla scia dell’attuale orientamento giurisprudenziale comunitario sui marchi di forma, si è pronunciato in merito.

L’Ufficio dei marchi dell’Unione (UAMI), nel 1999, ha ammesso la registrazione come marchio comunitario tridimensionale della forma del cubo di Rubik come «puzzle a tre dimensioni», in capo alla Seven Towns, società britannica che ne gestisce i diritti.

Nel 2006, la Simba Toys, azienda tedesca produttrice di giocattoli, ha chiesto all’UAMI l’annullamento del marchio tridimensionale in base al fatto che in realtà la sua capacità di rotazione implicava una soluzione tecnica e come tale poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. L’UAMI respingeva la domanda di annullamento e la Simba Toys proponeva ricorso avverso tale decisione davanti al Tribunale dell’UE.

In primo luogo, ritiene il Tribunale dell’Unione che il divieto di registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, divieto contenuto nell’articolo 7 del regolamento n. 40/94 (oggi n. 207/2009) garantisce che le imprese non possano utilizzare il diritto dei marchi per mantenere, a tempo indeterminato, diritti esclusivi in materia di soluzioni tecniche (sentenza Lego Juris vs UAMI).

Ammettere una tale registrazione significherebbe, permettere che se l’inventore registra tale forma anche come brevetto, una volta scaduto il brevetto si ridurrebbe la possibilità per altre imprese di utilizzare tale soluzione tecnica applicata a forme simili. Nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale, sviluppati nell’Unione Europea, le soluzioni tecniche possono essere registrate come invenzioni e usate in esclusiva dal titolare per un periodo limitato, in modo che in seguito possano essere liberamente utilizzate da tutti gli operatori economici (sentenza Lego Juris vs UAMI).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che l’art. 7 si riferisce, ad ogni modo, alla forma “esclusivamente necessaria per ottenere un risultato tecnico”, lasciando impregiudicata la registrabilità come marchio di quelle forme che sono, in una certa misura, funzionali all’uso del prodotto, ma non in modo esclusivo e necessario, perché dice il Tribunale, “qualsiasi forma del prodotto è, in una certa misura, funzionale”: Con i termini “esclusivamente” e “necessario”, tale disposizione garantisce che solo quelle forme di merci che incorporano solo una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio impedirebbe l’utilizzo effettivo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese, non possano essere registrate (sentenza Lego Juris vs UAMI, C: 2010: 516).

La giurisprudenza dell’Unione, in particolare si veda la causa Lego Juris vs UAMI, ha stabilito che la corretta applicazione dell’articolo 7 lett. (e), punto (ii), del regolamento n. 40/94, impone che ad essere considerate per valutare la registrabilità di un segno come marchio devono essere “le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale”, chiarendo che l’espressione “caratteristiche essenziali” deve essere intesa come il riferimento agli elementi più importanti del segno (sentenza in Lego Juris vs UAMI). Una valutazione che va effettuata caso per caso, basandosi dapprima sull’impressione complessiva prodotta dal segno, per poi analizzare separatamente ciascuna delle componenti del segno stesso in questione.

Una volta individuate le caratteristiche essenziali, e’ necessario accertare se tali elementi costitutivi svolgono inevitabilmente la funzione tecnica del prodotto cui il segno si riferisce.

Pertanto, gli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7 lett. (e) punto (ii) non trovano applicazione quando la domanda di registrazione si riferisce ad una forma del prodotto la cui caratteristica essenziale e’ un elemento non funzionale, ma decorativo. In tal caso, infatti, le imprese concorrenti possono ben ottenere la medesima funzionalita’ mediante forme differenti e la disponibilita’ della soluzione tecnica non sara’ compromessa.

Dunque, il Tribunale ha valutato che gli elementi del cubo di Rubik, che vengono contestati dalla ricorrente, sono quelle caratteristiche essenziali cui la giurisprudenza della Corte ritiene essere l’ oggetto della valutazione ai fini dell’ applicazione o meno dell’art. 7 lett. (e) punto (ii), ovvero, da un lato il cubo in sé stesso, dall’altro la struttura a griglia composta dalle linee nere relative alla forma del cubo.

Il Tribunale ha ritenuto che le linee e la struttura non attengono e non assolvono ad alcuna funzione tecnica del cubo, ovvero, quella della rotazione di ogni faccia che compone il cubo. Il fatto che il cubo ruoti, si riferisce non alla struttura a griglia con linee nere, bensì ad un meccanismo interno non individuabile a vista dal consumatore.

Pertanto, la registrazione della forma del cubo di Rubik quale marchio comunitario deve essere ammessa perché il caso non rientra negli impedimenti di cui all’art. 7 lett. (e) punto (ii), in quanto tale forma non incorpora una funzione tecnica.

Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la registrazione di tale forma come marchio non incide negativamente sulla possibilità per altre imprese di registrare cubi diversi che abbiano la medesima funzionalità di rotazione e possiede quel grado di carattere distintivo sufficiente da permettere ai consumatori di individuare e riconoscere nel mercato quel segno come appartenente a quella specifica impresa produttrice.

 

 

[1] Medesimo contenuto si ritrova nel nostro art. 7 del Codice della Proprietà Industriale.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy