Marchi simili, ma non confondibili. La Cassazione si pronuncia sul marchio “Valentino”

By 21 febbraio 2015Marchi, News
registrare marchi simili

E’ possibile registrare un marchio simile ad un altro se i due segni non sono confondibili?

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Se tra due marchi simili, il nucleo espressivo del marchio anteriore resta impregiudicato, la tutela del primo marchio si blocca, anche se si tratta di marchio forte.

Così la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia (n. 3118 del 17 Febbraio 2015), ha stabilito che non esiste contraffazione tra il marchio Valentino costituito da una “V” racchiusa in una forma geometrica e il marchio Giovanni Valentino, anch’esso costituito da una “V” racchiusa in una “G”.

Se è vero, dicono i giudici, che la contraffazione per i marchi forti, imputabile al marchio successivo similare, non viene meno quando le variazioni siano lievi, è pur vero che, perché la contraffazione si configuri in tal senso, è necessario che il marchio successivo e similare si sia appropriato anche dell’identità sostanziale e del nucleo espressivo del marchio forte anteriore. In quanto, peraltro, non si può presumere la confusione per il solo fatto che esista un rischio di associazione tra due segni (Cass. N. 21086/2005).

Se gli elementi differenti relativi al marchio simile successivo non incidono sull’identità sostanziale del nucleo espressivo di tale marchio, la tutela del marchio anteriore si arresta, in quanto non è possibile vietare l’uso di un marchio simile, ma non confondibile, quando rimane immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli di altra impresa. E questo, in particolare, quando l’impresa si rivolge a consumatori del settore del lusso, in quanto, si tratta di una “clientela avveduta e selezionata” che riesce ad identificare l’impresa da cui provengono i prodotti e a distinguere i due marchi.

Il marchio forte e noto, quindi, non sempre è passibile di protezione. A volte, la sua notorietà, può anche costituire un limite alla sua tutela.

Se il marchio è distinguibile “non solo secondo una valutazione analitica, ma anche e soprattutto globale e sintetica, considerando gli elementi salienti grafici e visivi e la normale capacità percettiva del consumatore medio, in particolare se si tratta di prodotti di lusso”, nonostante i marchi siano simili, non esiste rischio di confusione tra i due segni.

Questa inesistenza di un rischio di confusione tra due segni simili, in tali circostanze, che va a sfavore del marchio anteriore, può verificarsi più facilmente quando il marchio anteriore, nonostante abbia acquisito una notevole forza distintiva nel tempo e sia comunque dotato dei requisiti richiesti dalla legge per essere registrato, di per sé, a livello grafico e visivo, non sia particolarmente originale. Si ricordi, peraltro, che sebbene si tratti di orientamenti ormai superati, i marchi costituiti da lettere dell’alfabeto (come quelli costituiti da numeri) erano ritenuti marchi validi, solo se dotati di particolare “conformazione grafica caratterizzante”.

Ecco perché, quando si realizza un segno da utilizzare come marchio d’impresa, per evitare che altri possano registrare un segno simile, ma comunque ritenuto dalla giurisprudenza non confondibile, utile può essere, sin da subito, optare per un segno particolarmente creativo e difficilmente riproducibile, la cui composizione deve essere stretta al nucleo espressivo del marchio, oltre che puntare su comunicazione e operazioni di branding successive per renderlo riconoscibile agli occhi dei consumatori.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy