Marchi: quando l’elemento figurativo toglie valore al patronimico

By 4 novembre 2016News
registrare parole come marchi d'impresa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22033/2016 (pubblicata il 31 ottobre 2016), ha stabilito che l’assenza del carattere di novità nel marchio successivo che utilizza nella sua composizione grafica l’identico termine che è patronimico in un marchio antecedente, non opera automaticamente, ma deve essere accertata caso per caso.

La questione è sorta davanti al Tribunale di Venezia tra una srl, attiva nel settore delle calze, che aveva registrato nel 1992 il marchio grafico e denominativo, contenente il cognome del fondatore Coccoli – patronimico – nella classe merceologica dell’abbigliamento e una spa che operava nel settore dell’abbigliamento per bambini e aveva registrato in data successiva un marchio misto (anche in tal caso, grafico più denominativo), contenente lo stesso termine Coccoli, nella medesima classe merceologica.

La srl citava in giudizio davanti al tribunale di Venezia la spa per concorrenza sleale e contraffazione di marchio, ma i giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione all’azienda convenuta, rigettando le pretese di parte attrice, che ha proposto ricorso in Cassazione avverso le decisione dei giudici d’appello.

Nell’odierna pronuncia, la Cassazione ha confermato però quanto dichiarato dai giudici d’appello, secondo i quali, nel caso di specie, non doveva applicarsi il costante e maggioritario orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’elemento denominativo dato dal patronimico, costituisce di regola il cuore del marchio e rende nullo il marchio successivo ad esso simile, dovendosi invece fare riferimento al diverso orientamento in base al quale, nel caso di marchi misti, occorre considerare anche l’influenza dell’elemento figurativo. Il termine Coccoli, nel caso di specie, non costituiva il cuore del marchio della società che originariamente lo aveva registrato, in quanto quel marchio non era connotato dalla parola Coccoli, ma dalla sinergica combinazione di più elementi tanto da costituire marchio d’insieme.

La Cassazione spiega che, generalmente, secondo un orientamento costante in giurisprudenza, in caso di marchio patronimico, l’aggiunta di un qualche elemento ulteriore non è sufficiente a conferire il requisito della novità e distinguibilità ad un secondo marchio, contenente nella composizione il medesimo patronimico e quindi risulta nulla, per difetto di novità, la registrazione di un marchio che riproduca il cuore di quello anteriore costituito dal patronimico, nonostante vi sia nel secondo l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno, in quanto si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, ovvero un erroneo riferimento dell’attività dell’una all’altra impresa, soprattutto quando le imprese operano in settori merceologici identici o affini (Cass. 21 maggio 2008, n. 13067; Cass. 3 aprile 2009, n. 8119).

Tuttavia, nonostante questo principio sia oramai consolidato nel diritto dei marchi, la Corte ribadisce che l’assenza di novità nel marchio successivo costituito dal patronimico di un marchio antecedente cui sono aggiunti elementi secondari differenzianti, non opera automaticamente, ma deve essere accertata caso per caso (Cass. 4 febbraio 2016 n. 2191).

Il caso di specie, tra l’altro risulta molto particolare, in quanto, sebbene la parola Coccoli fosse il cognome del fondatore dell’impresa ricorrente, era anche un vocabolo dal significato non univoco, utilizzato dalla seconda impresa come termine fantasioso per evocare i pargoli, dato il settore dell’abbigliamento per bambini in cui l’impresa titolare del marchio operava.

In sostanza, in base a tale argomentazione, il termine Coccoli, impiegato nel secondo marchio risulterebbe anche concettualmente qualcosa di diverso rispetto al primo e, quindi, caratterizzato da propria novità e capacità evocativa, considerando che tra le due imprese non poteva, peraltro, sussistere rischio di confusione, in quanto la prima operava nel settore delle calze, la seconda in un settore specifico quello dell’abbigliamento e delle scarpine per bambini.

La Corte, sottolineando comunque il carattere peculiare del caso di specie, respinge il ricorso e conferma la validità del secondo marchio.

Annalisa Spedicato – Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy

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Autore Annalisa Spedicato

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