Marchi denominativi. E se non sono particolarmente originali?

marchio denominativo

Il Tribunale dell’UE, nella sua pronuncia del 30 Aprile scorso (T-707/13), ha respinto il ricorso di un’azienda tedesca contro la decisione dell’UAMI di annullare la registrazione del marchio denominativo “Be Happy”.

Il Tribunale, nella sua pronuncia, ha ribadito, infatti, che costituisce impedimento assoluto alla registrazione, in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, l’assenza di carattere distintivo del marchio. Tale carenza riguarda, secondo costante giurisprudenza, anche i marchi denominativi inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di permettere al consumatore di identificare la provenienza del prodotto o servizio da un’impresa specifica, distinguendo il prodotto/servizio da quello delle altre imprese.

Per quanto riguarda, in particolare, i marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti all’ acquisto dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi, la Corte dell’UE ha già dichiarato, in diverse pronunce, che un marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi, purchè sia in grado di garantire al consumatore l’individuazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione (sentenze Audi / UAMI, UE C: 2010: 29 e T: 2012: 663).
Questo può accadere, ad esempio, nel caso in cui tali marchi non sono usati solo come messaggio pubblicitario ordinario, ma sono dotati di per sé di una certa originalità o rilevanza, che richieda il minimo sforzo di interpretazione, tale da innescare un processo conoscitivo nel pubblico interessato.

Per quanto riguarda le parole “Be” e “Happy”, i giudici hanno sottolineato che, sebbene si tratti di parole di lingua inglese, sono comunque parole utilizzate abitualmente anche dal pubblico tedesco  e nel linguaggio di tutti i giorni. Pertanto, continuano i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i marchi contestati sono immediatamente percepiti dal pubblico di riferimento solo in base al loro vero significato, ovvero, come espressione che promuove l’acquisto e non come marchio d’impresa. Non essendo dotati nemmeno di un carattere distintivo debole, di conseguenza non possono essere percepiti dal pubblico interessato come indicazioni di origine commerciale.

I marchi denominativi, quindi, se non sono sufficientemente originali, rischiano di essere affetti da impedimento assoluto alla registrazione.

Ecco perché quando si procede alla scelta di un marchio denominativo, che successivamente si ha interesse a registrare (e questo anche se si intende procedere a registrare il marchio in ambito nazionale), è bene fare molta attenzione e valutare con cura la denominazione, le classi di prodotto/servizio in cui esso dovrà essere utilizzato e registrato, l’eventuale presenza di impedimenti alla registrazione e tutte le variabili del caso. Termini comuni, combinazioni di termini, solitamente utilizzati nel linguaggio comune, anche se appartenenti alla lingua inglese, francese o altra lingua, se non correttamente esaminati, potrebbero essere viziati e soggetti ad azioni di nullità.

E’ molto importante, dunque, effettuare un’analisi preventiva prima di procedere alla scelta e alla registrazione di un marchio, affidandosi a persone qualificate, per evitare di vedere vanificati i propri sforzi e tutti gli investimenti economici e di natura promozionale eseguiti sulla denominazione selezionata come marchio.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy