I giudici dell’Unione Europea confermano: rischio di confusione tra i marchi Skype e Sky

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Nel 2005 Skype ha registrato presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) il segno figurativo e denominativo SKYPE come marchio comunitario per prodotti audiovisivi, telefonia e fotografia di beni e servizi informatici in materia di software e per creazione o hosting di siti web.

Nel 2006, la British Sky Broadcasting Group, ora Sky plc e Sky IP International, ha proposto opposizione alla registrazione, invocando il rischio di confusione con il suo precedente marchio comunitario denominativo SKY, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.

L’UAMI ha accolto l’opposizione, riconoscendo un rischio di confusione tra i segni in questione, individuando un grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e deliberando la mancata soddisfazione delle condizioni necessarie per eliminare tale rischio.

Skype proponendo ricorso dinanzi al Tribunale, ha chiesto l’annullamento della pronuncia.

Con la sentenza pubblicata il 5 Maggio 2015 (Causa T- 184/2013), i giudici dell’UE hanno respinto le azioni di Skype, confermando l’esistenza del rischio di confusione tra il marchio figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY: esiste una somiglianza fonetica, concettuale e visiva troppo forte tra i due segni.

Per quanto riguarda l’ affinità dei segni in questione, nonostante la Corte abbia riconosciuto che nella parola Skype la pronuncia della vocale “y” sia più corta rispetto a quella presente nella parola Sky, le prime tre sillabe sono sostanzialmente identiche; il significato concettuale della parola inglese identificabile in “sky” è il medesimo per entrambi i segni: risulta infatti, che il pubblico riesce a riconoscere ed individuare immediatamente il significato concettuale della parola, restando marginale il resto del termine non dotato di significato specifico. La somiglianza non viene eliminata dalla presenza secondaria, secondo i giudici, della nuvola intorno al logo di SKYPE, che volendo, rimanda ancora maggiormente al concetto di “cielo”.

Peraltro, nonostante parte ricorrente affermi che il marchio SKYPE abbia raggiunto un elevato grado di riconoscimento nel pubblico di riferimento e a seguito di ciò abbia acquisito un secondary meaning, tale per cui esso gode oggi di una tutela più ampia, i giudici ricordano che, in primo luogo, il presunto “significato secondario” del marchio altro non è che il carattere distintivo del segno acquisito in seguito all’uso, e che, nel caso in cui il termine “skype” avesse effettivamente acquisito un significato proprio per identificare i servizi oggetto del marchio richiesto, si tratterebbe di un termine generico, descrittivo, secondo i giudici, per il tipo di servizio offerto. Peraltro, sottolineano, secondo giurisprudenza costante, nella verifica del grado di somiglianza tra due segni, quello che va analizzato è il grado di riconoscimento che ha acquisito nel pubblico il marchio anteriore e non quello contestato.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non si può presumere che il consumatore medio dei servizi di comunicazione Voice over Internet Protocol (VoIP) peer-to-peer sia, in linea di principio, più accorto e più informato rispetto al consumatore medio di servizi televisivi. I servizi di comunicazione peer – to – peer, nonostante la loro natura tecnica, si rivolgono ad un pubblico generale e il loro utilizzo non richiede specifiche competenze tecniche, al di là della capacità di usare un computer e internet. Di conseguenza, si deve presumere che il consumatore interessato non ha maggiore esperienza tecnica rispetto al consumatore finale medio.

Da ultimo, i giudici rilevano che la coesistenza dei marchi in questione nel Regno Unito può riguardare solo i servizi di comunicazione peer-to-peer e non gli altri beni e servizi oggetto del marchio richiesto. Dunque, la coesistenza riguardante solo un servizio isolato e altamente specifico rispetto alla lunga lista di beni e servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, non può diminuire il rischio di confusione per la totalità di tali beni e servizi.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy