Hai eseguito il rinnovo del marchio? E’ pericoloso non avere le idee chiare in tempo!

rinnovo marchio registrato

Quando si decide di rinnovare la registrazione di un marchio comunitario, è bene avere le idee chiare sulle classi da includere nel rinnovo ben prima della data di scadenza!

Lo deduciamo da una recente pronuncia del Tribunale dell’UE che, nella sua sentenza del 4 Marzo 2015, ha respinto il ricorso presentato dalla Nissan contro la decisione dell’UAMI che aveva rigettato l’istanza di rinnovo di marchio comunitario della casa automobilistica.

La Nissan aveva presentato la domanda di rinnovo del marchio comunitario entro i termini previsti dall’art. 47 del Regolamento sul marchio comunitario, ma in relazione solo a due classi merceologiche, rispetto alle tre per cui era stata effettuata la registrazione originaria. A seguito della scadenza del termine, relativo al periodo iniziale, valido per il rinnovo (art. 47 del regolamento sul marchio comunitario), la Nissan aveva integrato la domanda, richiedendo l’inserimento dell’ulteriore classe residuale, tuttavia, tale richiesta di integrazione gli veniva negata, in quanto l’UAMI interpretava l’originaria domanda di rinnovo parziale come una implicita dichiarazione di rinuncia rispetto alla classe in precedenza esclusa.

Sebbene, il Tribunale dell’UE abbia chiarito, in tale sede, che la rinuncia al rinnovo per essere valida debba essere espressa e presentata per iscritto, in quanto una domanda di rinnovo parziale non implica un’automatica rinuncia in relazione alle classi di merci residuali, ha dichiarato comunque che quando la richiesta di rinnovo parziale per i prodotti appartenenti ad alcune classi è stata presentata prima della data in cui la registrazione è scaduta, quando le tasse ad essa correlate sono state regolarmente versate entro tale data e quando la richiesta di rinnovo per i prodotti della/ classe/i residuale/i viene presentata oltre la data in cui il rinnovo parziale è stato protocollato nel registro dei marchi comunitari e notificato al richiedente, ne consegue che l’UAMI è legittimato a non rinnovare la registrazione del marchio in questione per i prodotti/servizi della classe restante.

Il Regolamento sul marchio comunitario (n. 207/2009) stabilisce, all’art. 47, che la domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade la protezione (cd. periodo iniziale) e le tasse devono essere versate entro tale termine. In alternativa, è possibile presentare la domanda di rinnovo e pagare le tasse entro un ulteriore termine suppletivo di sei mesi, che decorrono dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese in cui scade la protezione (cd. periodo di grazia).

Se la domanda di rinnovo e le tasse pagate sono relative solo ad alcuni prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato in origine, il rinnovo è valido solo per quei prodotti e servizi designati nell’istanza di rinnovo. Il rinnovo diventa efficace dal giorno successivo alla scadenza della registrazione.

Se il ricorrente esibisce la domanda di rinnovo, durante il periodo iniziale, indicando inequivocabilmente nella stessa di voler effettuare un rinnovo parziale (designando solo alcune delle classi merceologiche per cui precedentemente aveva richiesto la registrazione) e paga le tasse solo per tale parziale rinnovo, non ha, pertanto, diritto al periodo di grazia per le classi residuali.

I titolari di un marchio devono quindi avere certezza delle classi di beni/servizi che devono essere incluse nel rinnovo, necessari per il futuro dell’impresa, prima della scadenza del periodo utile, altrimenti sarà necessario effettuare una nuova domanda di registrazione, non essendo più ammesso ottenere il rinnovo per le classi tralasciate, dopo la scadenza del periodo iniziale di cui all’art. 47.

La certezza del diritto esige che, dopo aver presentato una richiesta di rinnovo parziale di un marchio e aver versato regolarmente le relative tasse durante il periodo iniziale e dopo che il rinnovo è stato, successivamente, registrato dall’UAMI, non è più possibile completare la richiesta oltre la data in cui la registrazione originaria è scaduta” (Tribunale UE – Caso Nissan T‑572/12, sentenza del 4 Marzo 2015).

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy