Cosa si intende per volgarizzazione del marchio e come fare per evitarla?

rinnovo marchio registrato

La percezione dei consumatori in relazione ai marchi d’impresa è l’elemento fondamentale da cui partire per comprendere se un logo ha o ha acquisito col tempo una capacità distintiva tale da consentirgli di diventare marchio d’impresa. La capacità distintiva, insieme a novità e liceità, previste dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005) è uno dei requisiti che un logo deve possedere per essere registrabile come marchio d’impresa. Tanto che l’assenza del carattere distintivo comporta la nullità della registrazione.
Questa capacità distintiva, tuttavia, ha un carattere attivo, in quanto un logo può possederla sin dalla sua creazione, può ottenerla in seguito, grazie all’acquisto del secondary meaning (es. un logo particolarmente banale, acquisisce identità e viene riconosciuto dal pubblico che lo collega all’impresa di riferimento, grazie agli interventi di comunicazione e alle strategie del titolare e all’uso che nei viene fatto nel mercato) che consente di sanare in via eccezionale la nullità della eventuale registrazione (comma 3 art. 13 D. Lgs. n. 30/2005), ma può anche perderla in seguito. Il punto su cui ci soffermeremo in questa sintetica trattazione è proprio quest’ultimo, la perdita della capacità distintiva originariamente posseduta da un marchio e gli effetti sullo stesso.
Innanzitutto, diciamo che il comma 4 dell’art. 13 del nostro Codice sulla Proprietà Industriale, afferma che il marchio decade, se per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Analizzando questo comma, si comprende che i motivi della perdita della capacità distintiva di un marchio e della sua conseguente decadenza, possono essere dovuti:

1. ad azioni inadeguate compiute dal titolare;

2. a sue omissioni;

3. o anche fatti indipendenti dal comportamento del titolare, in conseguenza dei quali egli non sia stato in grado di intervenire per impedire la perdita della capacità distintiva.

In questi casi, si parla di volgarizzazione del marchio.

In sostanza, si verifica la volgarizzazione del marchio, quando questo non viene più visto dal pubblico come segno che identifica un prodotto/servizio come proveniente da un’impresa o che distingue l’impresa stessa dalle altre, ma viene adoperato nel linguaggio comune per individuare una categoria di prodotti/servizi. Nella maggior parte dei casi, ciò accade nei confronti della parte denominativa (ovvero, verbale) del marchio o anche nel marchio tridimensionale, più difficile è invece che la volgarizzazione tocchi la parte grafica.
Ad ogni modo, ciò si può verificare quando ad esempio il termine che identifica il marchio viene inserito in enciclopedie, vocabolari, dizionari, opere di consultazione, come parola per descrivere genericamente una categoria di prodotti o di servizi e il titolare non reagisca per impedire tale prassi, portando conseguentemente il pubblico ad avere la percezione che quel termine denoti non quel prodotto/servizio specifico appartenente ad una impresa ben identificata, bensì un genere merceologico.
Ciò può verificarsi anche quando il pubblico stesso o gli stakeholder o anche il titolare, nelle proprie campagne di marketing, utilizzino il marchio per identificare un genere di prodotti, in tali casi, infatti vi è il rischio di creare nei consumatori una dissociazione percettiva tra l’impresa che produce o commercializza quel prodotto/servizio e il marchio, con la conseguente perdita della funzione di indicatore di origine del marchio stesso e la sottrazione definitiva dei diritti di esclusiva su quel marchio che con tanta fatica e con notevoli investimenti si sono acquisiti, finendo per dover consentire a chiunque ne abbia interesse di poter utilizzare quel marchio come accezione generica una serie di prodotti/servizi.

E allora come si può ovviare al rischio di volgarizzazione di un marchio?

Come prima cosa, è utile pensarci per tempo. Sin dalla fase di ideazione del logo, prima che esso diventi marchio è utile, infatti, capire se vi potrà essere un rischio di volgarizzazione, successivamente, in fase avanzata, ovvero quando il logo è già registrato, l’imprenditore deve intervenire subitaneamente per evitare la volgarizzazione e bloccare anche il primo tentativo che possa ingenerare il fenomeno, con proprie campagne promozionali che aiutino il pubblico ad associare sempre di più il marchio all’impresa o al prodotto/servizio che esso identifica.

Nei casi di utilizzo del marchio denominativo in enciclopedie o vocabolari, ad esempio è bene contattare l’editore e chiedere, se non lo abbia fatto, che nell’edizione successiva venga specificato che il termine non identifica un prodotto/servizio generico, ma che si tratta di un marchio registrato dall’impresa X, è quello che ha fatto la “Ferrero”, infatti il termine “Nutella”, è sì inserito nel dizionario, ma con l’indicazione che si tratta di marchio registrato, o anche il termine “Aspirina”, anche in questo caso sui dizionari è specificato che si tratta di un marchio registrato dal 1899.
Non sono intervenuti per tempo invece gli ideatori del marchio cellophane, che ha finito per identificare tutti i rotoli di pellicola trasparente, dissociandosi definitivamente dall’azienda produttrice, il termine scotch, la penna biro, il nylon, anche il termine walkman, il famoso mangianastri portatile inventato dalla “Sony” era un marchio registrato, ma ha finito col diventare un termine generico, identificando una categoria di prodotti, i mangiacassette esattamente, al di fuori dall’azienda che lo aveva creato, tanto che i giudici austriaci hanno dichiarato la perdita dei diritti sul marchio da parte della Sony, proprio per intervenuta volgarizzazione.

Qualora invece accadano utilizzi indebiti del marchio in tal senso, occorrerà intervenire con diffide, azioni inibitorie e, se necessario azioni giudiziarie che possano creare dei precedenti.

Per scongiurare la volgarizzazione, pertanto, è necessario, prestare molta attenzione alle strategie commerciali e di comunicazione d’impresa, campagne di marketing e web marketing – molto utili sono ad esempio le campagne che impiegano mezzi di comunicazione di massa in tal senso, come tv e carta stampata, che riescono a raggiungere un pubblico molto vasto in breve tempo – cercando sempre di far si che il pubblico di riferimento associ continuamente quel marchio all’impresa da cui proviene. Questo consente di proteggere i diritti di esclusiva ed evitare fenomeni di volgarizzazione, che porterebbero a dover accettare che il marchio è diventato sì molto famoso, ma che purtroppo nella percezione del consumatore, non ha più nulla a che fare con l’impresa di origine, bensì è oramai un termine o una forma di dominio pubblico.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy