Clausola di riparazione. E’ lecito usare il marchio altrui nei pezzi di ricambio, senza il consenso del titolare del marchio?

Proprietà industriale

Scioglie i dubbi interpretativi, un’ordinanza del 6 ottobre 2015 della Corte di Giustizia Europea in merito alla cosiddetta clausola di riparazione e all’utilizzo del marchio altrui sui pezzi di ricambio di autoveicoli.

La Curia Europea, investita di una questione pregiudiziale – causa C‑500/14 – promossa dai giudici torinesi, in seno ad una causa tra la Ford Motors Company e la società Wheeltrims srl che commercializza pezzi di ricambio (nello specifico copri-cerchioni), interpretando gli articoli 14 della direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e l’art. 110 del regolamento n. 6/2002 relativo ai disegni e modelli comunitari, ha spiegato che tali disposizioni non possono intervenire in deroga ai limiti imposti dalle norme europee relative ai marchi (nello specifico la direttiva n. 2008/95 sul Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e il Reg. sul Marchio Comunitario n. 207/2009), in quanto esse apportano determinate limitazioni soltanto alla tutela, dei disegni e dei modelli, senza riferirsi in alcun modo alla materia dei marchi.

Il fatto

L’azienda Wheeltrims utilizza il marchio Ford per identificare i pezzi di ricambio (copri-cerchioni) da essa forniti e commercializzati, senza il consenso del titolare del marchio. La Ford la cita in giudizio davanti al tribunale di Torino per attività di contraffazione. La convenuta si difende, rivendicando la legittimità dell’uso del marchio altrui in base alla cosiddetta “clausola di riparazione” ovvero in base alle disposizioni di cui all’articolo 241 del Codice di Proprietà Industriale, intitolato «Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso», il quale stabilisce che: «(…) i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

Pertanto, secondo tale disposizione, i componenti di un prodotto complesso (nel caso, l’automobile), protetti da un marchio, possono essere riprodotti, senza il consenso del titolare di tale marchio, allorché detta riproduzione deve consentire di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso.

Il giudice di Torino, sospendendo il procedimento, chiede ai giudici europei, se interpretando correttamente gli artt. 14 direttiva n. 98/72/CE (sui disegni e modelli) e 110 del Regolamento sui disegni e modelli comunitari, disposizioni da cui deriva la clausola di riparazione di cui all’art. 241 CPI, è ammesso l’uso del marchio altrui, senza il consenso del titolare, per identificare i pezzi di ricambio non prodotti o commercializzati dal titolare del marchio.

I riferimenti europei sulla “clausola di riparazione”

L’articolo 14 della direttiva n. 98/72/CE, prevede che: «Fino all’adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione [europea] a norma dell’articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l’uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l’obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti».

L’ 110 del regolamento n. 6 sui modelli e disegni, stabilisce che «Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

Attenzione! Le norme europee e la norma italiana (art. 241 CPI – clausola di riparazione) dicono che i componenti di un prodotto complesso possono essere riprodotti senza il consenso … non il marchio.

I giudici europei, ritengono, pertanto, che estendere l’ambito di applicazione di tali disposizioni anche alla normativa sui marchi sarebbe errato, in quanto, il regolamento sui marchi comunitari (Regol. n. 207/2009) e la direttiva n. 2008/95 si occupano già di fissare i diritti esclusivi del titolare del marchio e i suoi limiti nell’uso dello stesso all’interno dell’Unione.

Conclusioni della Corte

Di conseguenza, l’articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e l’articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari non autorizzano un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, impiegato, da un produttore di automobili per identificare prodotti identici, senza il consenso di quest’ultimo, neanche se l’uso del marchio costituisse l’unico modo per riparare il veicolo in questione, ripristinandone l’aspetto originario.

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy