Caratteri arabi nei marchi, come valutare la confondibilità?

By 19 luglio 2015Marchi, News
marchi con caratteri arabi confusione

Parole in lingua araba e caratteri diversi da quelli latini usati nei marchi

 

Iniziano a comparire davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i casi di confondibilità tra marchi in cui compaiono caratteri arabi.

I consumatori arabi, infatti, costituiscono una fetta di pubblico importante anche nel territorio europeo e molte imprese vi si rivolgono come target di riferimento con negozi, prodotti e servizi specificamente loro dedicati, i collegamenti alla lingua araba e all’ omonima cultura, dunque, compaiono anche nei marchi.

La presente questione sulla confondibilità tra marchi costituiti da alcune parole con caratteri arabi e altre con parole arabe traslitterate in caratteri latini è sorta innanzi al Tribunale del Commercio di Bruxelles. Tale questione aveva ad oggetto due marchi anteriori registrati e un terzo segno, registrati tutti nel medesimo settore merceologico. L’azienda titolare dei marchi anteriori ha citato in giudizio l’azienda proprietaria del segno successivamente registrato, ritenendolo ad essi simile.

La questione è giunta al grado d’appello: i giudici, analizzando i marchi oggetto della controversia e il segno contestato, hanno accertato l’esistenza di una certa somiglianza visiva tra i segni, constatando che gli elementi denominativi traslitterati secondo l’alfabeto latino, erano dominanti tanto nei marchi anteriormente registrati quanto nel segno considerato, al pari di quelli scritti in caratteri arabi, sebbene questi ultimi elementi fossero leggermente meno dominanti rispetto ai primi. I termini arabi, rappresentati in caratteri latini e arabi nei due marchi comunitari e nel segno considerato, presentavano una certa somiglianza sul piano visivo, tuttavia la pronuncia di detti termini in tale lingua differiva sostanzialmente, al pari del significato di ciascuno di essi.

Alla luce degli elementi che precedono, complessivamente considerati, il giudice di Bruxelles conclude che l’esame del rischio di confusione, che può sussistere tra i due marchi comunitari e il segno considerato, può variare a seconda che si tenga conto o meno del significato e della pronuncia degli elementi denominativi in arabo, presentati in caratteri sia latini che arabi e contenuti in ciascuno di tali marchi comunitari nonché nel segno considerato. Dato questo dubbio interpretativo e considerando che l’art. 9 del Regolamento sui marchi comunitari (n. 207/2009) non fa riferimento all’utilizzo di una lingua o di un alfabeto particolare che dovrebbe o meno essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione che potrebbe sussistere per il pubblico, il giudice del rinvio ha aperto una questione pregiudiziale davanti ai giudici europei, chiedendo di accertare se anche significato e pronuncia vanno considerati nell’ambito di una valutazione di confondibilità tra marchi che presentano nella loro composizione caratteri arabi.

Secondo costante giurisprudenza, per valutare la confondibilità tra due marchi è necessario innanzitutto considerare il pubblico di riferimento e constatare l’identità o somiglianza tra i prodotti/servizi contraddistinti dai due segni.

Il confronto tra i due marchi deve considerare l’impressione complessiva che gli elementi distintivi e dominanti provocano nel consumatore: deve trattarsi, dunque, di un confronto di natura visiva, fonetica e concettuale.

Pertanto, quando due marchi sono costituiti da parole scritte in caratteri diversi da quelli della lingua latina (come possono essere ad esempio, caratteri arabi, giapponesi, cinesi o cirillici), qualora sussista somiglianza visiva tra i termini di lingua straniera (non latina) che compongono i marchi, questa somiglianza non è sufficiente a definire il giudizio reale di confondibilità tra i segni. Ai fini di un corretto giudizio di confondibilità occorre, infatti, considerare anche la diversa pronuncia e il significato dei termini, in particolare quando è certo che il pubblico di riferimento sia una tipologia di consumatore che possiede una conoscenza di base dei caratteri e della lingua non latina che compaiono nei marchi.

Di conseguenza, secondo i giudici europei, l’art. 9 par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009 sui marchi comunitari deve essere interpretato nel senso che:

per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguono prodotti identici o simili e contengono entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell’arabo scritto, il significato e la pronuncia di tali parole devono essere presi in considerazione (sentenza Corte Europea V sez del 25 Giugno 2015; causa C‑147/14).

* L’immagine non ha alcun riferimento con la questione analizzata ed ha uno scopo meramente indicativo del contenuto dell’articolo

Autore Annalisa Spedicato

Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy